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2024-01-02 05:21作者简介：郭晓晶，律师/专利代理师。进一步咨询，请关注“IP律思儿”公众号。
导言：
禁止反悔，意指如果专利权人在授权确权程序中为了获得授权或者维持专利权有效而对专利权保护范围作出限制，在侵权诉讼中专利权人就不能推翻自己所作的这些限制而扩大其保护范围，法院应禁止专利权人将这部分技术方案重新纳入其专利权的保护范围中。
01 法律依据
《专利侵权司法解释一》第六条： 专利申请人、专利权人在专利授权或者无效宣告程序中，通过对权利要求、说明书的修改或者意见陈述而放弃的技术方案，权利人在侵犯专利权纠纷案件中又将其纳入专利权保护范围的，人民法院不予支持。《专利侵权司法解释二》第十三条： 权利人证明专利申请人、专利权人在专利授权确权程序中对权利要求书、说明书及附图的限缩性修改或者陈述被明确否定的，人民法院应当认定该修改或者陈述未导致技术方案的放弃。禁止反悔是民法诚实信用原则的一种体现，是为了合理平衡专利权人与社会公众的利益，避免专利权人两头得利。如果专利权人在授权确权程序中为了获得授权或者维持专利权有效而对专利权保护范围作出限制，那么在侵权诉讼中专利权人就不能推翻自己所作的这些限制而扩大其保护范围，法院应禁止专利权人将这部分技术方案重新纳入其专利权的保护范围中。结合上述司法解释以及最高院裁判观点，目前主流观点认为“不能不加区分将凡是作出过修改、陈述的内容均纳入到等同的除外情形。法院应当审查其所作出的修改和陈述与授权后的该技术特征之间是否有实质联系，是否存在对该技术特征予以限缩或放弃的事实，而不能仅因为权利要求增加了技术特征，就认定专利申请人作出了修改，将该增加的技术特征的等同特征全部予以放弃。”至于举证责任，被诉侵权人主张适用禁止反悔原则的，应举证证明专利权人“限缩性修改”的具体情形，以及是否因此导致放弃了被诉侵权技术方案。而专利权人主张其修改或者陈述“未导致技术方案的放弃”，不适用禁止反悔原则的，则应由专利权人就“限缩性修改被明确否定”承担举证责任。
02 案例阐释
案例：（2019）最高法知民终530号，永康市宏跃动力机械有限公司与BCS股份公司、北京立联宏业机械有限公司侵害发明专利权纠纷一案权利要求（申请）：4.根据权利要求3的驱动装置(10)，其特征在于，所述齿形突出(19)包括具有能变化的倾角的侧面(22，23)。5. 根据权利要求4的驱动装置(10)，其特征在于，所述齿形突出(19)的所述侧面(22，23)包括基本上与所述驱动轴(18)的所述端部垂直的第一下部(22)，和相对于所述第一部分(22)基本上倾斜45°的第二上部(23)。修改过程：实审第一次审查意见中，审查员否定了所有权利要求的创造性。在针对第一次审查意见的答复中，专利申请人将原权利要求2-5所有附加技术特征合并到权1，并基于说明书新增技术特征（红色字体部分）。权利要求（授权公告）：1.一种农用驱动装置（10），这种驱动装置包括发动机（11），该发动机（11）用来将动力传递给用于连接工具（10’）的动力输出装置（15），其特征在于，所述动力输出装置（15）包括驱动轴（18）的设置有多个齿形突出部（19）的一伸出部分，所述齿形突出部（19）用于能拆卸地连接于设在所述工具（10’）上的配合的齿形突出部，所述驱动装置（10）包括在所述驱动轴（18）的圆周上均匀地间隔开地设置的三个齿形突出部（19），所述齿形突出部（19）具有Ｖ形尖头自由端（20）和与所述驱动轴（18）连合的加宽的下部（21），所述齿形突出部（19）包括具有能变化的倾角的侧面（22,23），所述齿形突出部（19）的所述侧面（22,23）包括与所述驱动轴（18）的端部大致垂直的第一下部（22）和相对于所述第一下部（22）大致倾斜45°的第二上部（23），所述驱动轴（18）上的齿形突出部（19）具有与所述工具（10’）的齿形突出部相同的几何形状。最高法院认为：本案二审的争议焦点问题是：1.BCS公司在专利授权程序中对权利要求的修改和意见陈述，是否导致禁止反悔原则的适用。宏跃公司上诉称，BCS公司为了获得专利授权，将齿形突出部的第二上部相对于第一下部倾角范围限定在“大致45°”，放弃了原权利要求4和原权利要求9不限定该倾角变化的技术方案；把驱动轴上的齿形突出部与所述工具的齿形突出部限定为具有“相同的几何形状”，放弃了两者具有不相同的几何形状的技术方案。《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第六条规定：“专利申请人、专利权人在专利授权或者无效宣告程序中，通过对权利要求、说明书的修改或者意见陈述而放弃的技术方案，权利人在侵犯专利权纠纷案件中又将其纳入专利权保护范围的，人民法院不予支持。”根据禁止反悔原则，上述两个技术特征不能适用等同原则认定侵权。对此最高法院认为，在专利授权程序中，专利申请人会对权利要求、说明书进行限缩性修改或者意见陈述以期获得授权。获得专利权后，如果专利权人在侵权诉讼中又通过等同原则将已放弃的技术方案重新纳入专利权的保护范围，则会违背民法诚实信用的基本原则，损害社会公众的信赖利益。专利制度设置禁止反悔原则，在专利侵权诉讼中根据专利申请人在授权阶段的真实意思表示（如审查档案等内部证据）对专利权的保护范围进行解释。专利申请人、专利权人对专利权保护范围作出的修改、陈述所产生的实际限定，应当遵循相应法律规则，不能不加区分将凡是作出过修改、陈述的内容均纳入到等同的除外情形。根据《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》第十三条的规定：“权利人证明专利申请人、专利权人在专利授权确权程序中对权利要求书、说明书及附图的限缩性修改或者陈述被明确否定的，人民法院应当认定该修改或者陈述未导致技术方案的放弃。”据此，专利申请人在专利授权程序中，主动或应审查员的要求，对权利要求作出限缩性修改或陈述，如果未被审查员采纳，并未因此获得专利权，就不应导致技术方案的放弃，不适用禁止反悔原则。当专利申请人所作的修改或陈述属于通过增加或变更权利要求的技术特征改变请求保护的范围，或者增加或删除一项或多项权利要求，或者把权利要求附加的技术特征予以合并时，如果增加的技术特征已经清楚记载在原说明书和权利要求书中，符合专利法第三十三条规定的情形，在专利获得授权后，专利权人在侵权诉讼中主张技术特征等同的，人民法院应当审查其所作出的修改和陈述与授权后的该技术特征之间是否有实质联系，是否存在对该技术特征予以限缩或放弃的事实，而不能仅因为权利要求增加了技术特征，就认定专利申请人作出了修改，将该增加的技术特征的等同特征全部予以放弃。（1）关于“大致倾斜45°”本案中，BCS公司在《意见陈述书》中将原独立权利要求1进行了修改，把原权利要求2-5的技术特征并入修改后的权利要求1。将原独立权利要求6进行了修改，把原权利要求7-10的技术特征并入修改后的权利要求6，形成授权后的权利要求2。把原权利要求5和权利要求10中“第一下部（22）和相对于所述第一下部（22）大致倾斜45°的第二上部”的技术特征纳入到授权文本权利要求1和权利要求2中。BCS公司把从属权利要求的附加技术特征合并到独立权利要求中的修改方式本身并不能得出专利申请人放弃了与增加的技术特征相关的等同技术特征。（2）关于其他新增技术特征此外，授权的权利要求1和2还增加技术特征：“所述齿形突出部（19）具有与所述驱动轴（18）连合的加宽的下部（21）；所述驱动轴（18）上的齿形突出部（19）具有与所述工具（10’）的齿形突出部相同的几何形状”。该修改是BCS公司针对对比文件1中的技术方案“突块31前端面为圆弧面31-1，而嵌块41则具有两个斜面41-1”所作的回应。根据对比文件1的描述，设置这种构造的目的是让斜面41-1与圆弧面31-1相接触会形成下滑趋势，在转动时会让嵌块41顺利落入嵌槽30内以完成对装。BCS公司在意见陈述中称“然而与对比文件1完全不同的，本发明的设在传动轴33上的齿形突出部34的几何形状与驱动轴18的齿形突出部19的几何形状相同，也就是说，两种齿形突出部都具有V形尖头自由端和加宽的下部侧面部分。这种设置使得工具和驱动装置连接时让机械抗力平均地分配在驱动装置和工具上，还进一步减少了交络变形作用导致折断的风险。”由此可见，BCS公司通过意见陈述放弃的是对比文件1中“突块31前端面为圆弧面31-1，而嵌块41则具有两个斜面41-1”的技术方案，而非针对驱动轴上的齿形突出部与所述工具的齿形突出部具有“相同的几何形状”的技术特征。BCS公司在专利侵权对比时主张等同侵权的，仍应当审理被诉侵权产品是否具备与齿形突出部与所述工具的齿形突出部具有“相同的几何形状”等同的技术特征。
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